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ApoSecur® Nachrichten - Apotheke:

GERICHTSURTEIL

BGH: Keine Kostenerstattung für außergerichtliche Abmahnung durch einen Patentanwalt neben einem Rechtsanwalt

In den vergangenen Jahren war eine unliebsame Praxis von Markeninhabern, die sich in ihren Markenrechten verletzt fühlten, festzustellen. Diese beauftragten neben einem Rechtsanwalt zugleich auch einen Patentanwalt mit der Abmahnung vermeintlicher Markenrechtsverstöße und forderten damit gleich die Kosten für zwei Anwälte. Bei Markenrechtsstreitigkeiten, die kaum unter einem Streitwert von 50.000,00 € verhandelt werden, konnte allein die Abmahnung so schon schnell Rechtsanwaltskosten ab 2.719,60 € (im Gegensatz zu 1.359,80 € für nur einen Rechts- oder Patentanwalt) produzieren. Der hierdurch erzielte Abschreckungseffekt gegenüber potentiellen Verletzern liegt auf der Hand; auch weil bei Markenverstößen Streitwerte auch jenseits der 250.000,00 € denkbar und durchaus häufig sind. Die Kosten einer möglichen Rechtsverfolgung wurden so oftmals zu Abschreckungszwecken „instrumentalisiert". Dass der markenrechtlichen Abmahnung ein solcher Abschreckungszweck jedoch (nur) in der Nebenfunktion zukommt und es deshalb grundsätzlich nicht geboten ist, gleich zwei Anwälte mit einer Abmahnung zu beschäftigen, hat der Bundesgerichtshof (BGH) nunmehr mit erfreulich deutlichen Worten klargestellt und dieser Abmahnpraxis im Markenrecht damit einen Riegel vorgeschoben (BGH, Urt. vom 24. Februar 2011, I ZR 181/09).

Hintergrund:

Welche Aufgabe haben Patentanwälte?

Ein Patentanwalt berät und vertritt Mandanten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums und des gewerblichen Rechtsschutzes, welches Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marken, Arbeitnehmererfinderrecht, Halbleiterschutzrecht, Sortenschutzrecht und Lizenzverträge umfasst. Der Patentanwalt ist dennoch kein „Anwalt" im klassischen Sinne, sondern verfügt über ein abgeschlossenes naturwissenschaftliches oder technisches Hochschulstudium und eine juristische Zusatzausbildung. Seinem Sonderstatus entsprechend ist der Patentanwalt im ordentlichen Gerichtsprozess nicht postualtionsbefugt, d.h. ein Patentanwalt kann keine Anträge stellen und seinen Mandanten auch nicht ohne Zusammenwirken mit einem Rechtsanwalt vor einem ordentlichen Gericht vertreten. Patentanwälte haben dementsprechend lediglich das Recht, vor ordentlichen Gerichten Stellungnahmen für ihren Mandanten abzugeben. Deshalb treten in der Regel Rechtsanwälte zusammen mit Patentanwälten vor den ordentlichen Gerichten auf, zumal Rechtsanwälten wiederum häufig die technische Befähigung fehlt, die der Patentanwalt über sein Hauptstudium erworben hat.

Soweit keine Honorarvereinbarung getroffen ist, kann der Patentanwalt für seine Mitwirkung in Kennzeichenstreitsachen streitwertabhängige Gebühren entsprechend dem RVG verlangen. Diese sind für das gerichtliche Verfahren im Obsiegensfalle von der Gegenseite zu erstatten (§ 140 Abs. 3 MarkenG).

Anders als in klassischen Patenverletzungsverfahren, in denen es stets auf die technischen Belange ankommt, konzentriert sich das Kennzeichenverletzungsverfahren gemeinhin auf rechtliche Fragestellungen. Auch die in Marken- und Kennzeichensachen oft streitgegenständliche Frage der sog. Verwechslungsfähigkeit zweier Kennzeichen ist letztlich eine durch rechtliche Gesichtspunkte geprägte Wertungsfrage. Dementsprechend haben sich zahlreiche Rechtsanwälte auf die Vertretung in Kennzeichensachen spezialisiert. Daneben kann im Einzelfall im Prozess auch die Hinzuziehung eines Patentanwaltes sinnvoll sein. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dies in kennzeichenrechtlichen Streitigkeiten eher selten der Fall ist.

Der Sachverhalt:

In dem durch den BGH zu entscheidenden Fall hatte sich die Markeninhaberin zur Einschaltung eines Rechtsanwaltes und eines Patentanwaltes bereits im außergerichtlichen Verfahren entschlossen. Beide Anwälte verfassten gemeinsam eine Abmahnung, mit der der Markenverletzer zur Unterlassung der markenrechtswidrigen Handlungen aufgefordert wurde. Mit Blick auf die o.g. Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG, wonach von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 des RVG und die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten sind, forderte die Markeninhaberin vom Verletzer sowohl die Kosten des eingeschalteten Rechtsanwaltes, wie auch des Patentanwaltes. Sowohl Landgericht als auch Oberlandesgericht haben diesem Ansinnen widersprochen und nur die Kosten des Rechtsanwaltes als erstattungsfähig angesehen. Gegen diese Entscheidungen wandte sich die Markeninhaberin mit ihrer Revision zum BGH. Ohne Erfolg!

Die Entscheidung:

Auch der BGH sieht die Kosten des Patenanwaltes für sein außergerichtliches Tätigwerden nicht als erstattungsfähig an. Insoweit stellt der BGH darauf ab, dass die Einschaltung eines Patentanwaltes neben einem Rechtsanwalt in aller Regel nicht erforderlich und damit auch nicht erstattungsfähig ist.

Aus dem Umstand, dass es in einem konkreten Fall erforderlich ist, einen Rechtsanwalt mit der Abmahnung einer Kennzeichenverletzung zu betrauen, folgt vielmehr nicht ohne Weiteres, dass es notwendig ist, daneben auch noch einen Patentanwalt mit dieser Abmahnung zu beauftragen. Ist ein Rechtsanwalt nach seinen kennzeichenrechtlichen Fähigkeiten allein dazu imstande, den Fall rechtlich zu beurteilen und den Verletzer abzumahnen, ist es nicht nötig, zusätzlich noch einen Patentanwalt einzuschalten. Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen.

Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören. Bei Kennzeichenstreitsachen geht es nicht um naturwissenschaftliche oder technische Sachverhalte und die sich daraus ergebenden Rechtsfragen, die es regelmäßig nahelegen, neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt einzuschalten. In Kennzeichenstreitsachen wird es vielmehr oft entbehrlich sein, zusätzlich zu einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen. Es gibt zahlreiche Rechtsanwälte, die über besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verfügen und in der Lage sind, Mandanten ohne Hinzuziehung eines Patentanwalts in kennzeichenrechtlichen Angelegenheiten umfassend zu beraten. Insbesondere wird ein Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht ohne Mitwirkung eines Patentanwalts dazu imstande sein, eine Abmahnung wegen einer Markenverletzung zu verfassen.

Unter diesen Umständen hat derjenige, der die Erstattung der Kosten eines Patentanwalts beansprucht, der bei der Abmahnung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mitgewirkt hat, darzulegen und nachzuweisen, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Danach wird die Mitwirkung eines Patentanwalts regelmäßig nur dann als erforderlich anzusehen sein, wenn er Aufgaben übernommen hat, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

Bewertung:

Die Entscheidung des BGH ist zu begrüßen, auch wenn sich voraussichtlich bei den patentanwaltlichen Kollegen auf Unverständnis stoßen wird; der BGH hat gut daran getan, der Einschaltung von Patentanwälten bereits im außergerichtlichen Stadium einen Riegel vorzuschieben, sind derartige Einschaltungen doch oft der Kostentreiberei und der Einschüchterung des Verletzers geschuldet. Dies soll die Bedeutung der Patentanwaltschaft in der Bundesrepublik nicht herabwürdigen, ihre Stellung ist vornehmlich in naturwissenschaftlichen oder technischen Sachverhalten enorm und in der rechtlichen Beratung äußerst wertvoll. Dennoch, in Marken- und Kennzeichensachen sieht auch der BGH diese Stellung außergerichtlich nicht als gegeben an. Hierin ist dem Gericht uneingeschränkt zuzustimmen. Denjenigen, die sich einer Abmahnung durch Patent- und Rechtsanwalt in einer Kennzeichnensache gegenüber sehen, ist daher dringend anzuraten, im Falle der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung nur die Kosten eines anwaltlichen Vertreters zu übernehmen.

Dr. Robert Kazemi 

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